Получите консультацию по открытию и продвижению бизнеса у специалистов школы

Что такое товарный знак, и почему регистрация товарного знака - единственный способ обезопасить себя



Школа современного предпринимателя является официальным партнером Института инновации и права и готова оказать любые услуги в сферах патентования и регистрации товарных знаков на высоком уровне профессионализма. Материал статьи даст некоторые знания по это этой сложной теме.


Макс Луцковский. Учредитель и генеральный директор патентной компании «Институт Инноваций и Права» Патентный поверенный РФ по Товарным знакам №2272. За первое полугодие 2021 года компания вошла в 10-ку лидеров Роспатент.






Параллельно ведем более 600 проектов по регистрации объектов ИС. Средний срок регистрации товарных знаков от 4 до 7 мес, патентования изобретений от 4 до 6 мес.


 

Товарный знак


Товарный знак - это один из элементов маркетинга продукта и компании, а именно часть бренда. Важность правильного создания и использования товарного знака имеет как маркетинговый аспект, так и чисто юридический. Сейчас мы рассмотрим юридический аспект использования товарного знака.


ЧТО ТАКОЕ ТОВАРНЫЙ ЗНАК?


Товарный знак (он же знак обслуживания) - это средство индивидуализации товаров и услуг.


В народе более употребимы термины бренд и торговая марка, но юридически правильно говорить товарный знак - для товаров и знак обслуживания - для услуг.

Единственный способ законно защитить свои права на бренд - зарегистрировать его в качестве товарного знака.


Зачем и кому нужен товарный знак?


Главная цель регистрации товарного знака - защитить бренд от потери имени и запретить использовать ваш бренд конкурентам.


Кроме этого, зарегистрированный товарный знак позволяет:

  • Запретить нелегальный ввоз и распространение товара под вашим брендом

  • Запретить другим организациям вашего профиля называться вашим брендом

  • Защитить себя от возможных претензий конкурентов.

  • Легально продавать франшизу.

  • Повысить капитализацию компании (товарный знак является нематериальным активом)


На кого может быть зарегистрирован товарный знак?


Товарный знак может быть зарегистрирован только на юридическое лицо - ИП или ООО. Зарегистрировать товарный знак на самозанятого не получится.


ЧТО ТАКОЕ КЛАССЫ МКТУ, И ПОЧЕМУ ВАЖНО ИХ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ


МКТУ - это сокращенное название Международной классификации товаров и услуг. Данная классификация используется при подборе классов и рубрик товаров и услуг для регистрации товарных знаков. По принципу действия коды МКТУ схожи с кодами ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), но построены в другой логике.


Каждый Товарный знак регистрируется в отношении определенных товаров и услуг Это значит что МОЖЕТ БЫТЬ 2 и более абсолютно одинаковых товарных знака в разных классах МКТУ (см. карусель)


Международная классификация товаров и услуг состоит из 45 классов: с 1 по 34 классы МКТУ составляют товары с 35 по 45 классы — услуги.


Важный момент: после регистрации товарного знака классы МКТУ уже нельзя дополнить. Поэтому важно сразу подумать о том, какими видами деятельности вы планируете заниматься в перспективе, т.к. на старте это всего лишь + 1750р к госпошлине. А если знак уже зарегистрирован - это прохождение всего процесса регистрации заново, + все расходы повторно.


КАК ПРОХОДИТ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА?


Регистрация товарного знака проходит следующим образом:


  • Сначала в Роспатент подается установленный комплект документов, и оплачивается первая часть госпошлины. Роспатент принимает документы, присваивает заявке номер, и устанавливает для заявки дату приоритета - день подачи документов.

  • После оплаты первой части госпошлины начинается формальная экспертиза, на которой Роспатент проверяет наличие всей документации и правильность оформления заявки.

  • В случае успешного прохождения, начинается экспертиза по существу, на которой товарный знак проверяется на соответствие ГК РФ, и наличие сходных и тождественных знаков.

  • Если обнаружены сходные или тождественные знаки, либо обозначение не соответствует ГК, Роспатент вынесет решение о предварительном отказе.

  • Дается возможность представить ваших доводы в пользу регистрации в течение 6 мес.Если они поступают и убедительны – принимают решение о регистрации, если нет – то отказ.

  • После положительного решения о регистрации оплачивается вторая часть госпошлин, и в течение месяца знак вносится в реестр и выдается свидетельство.


Сроки регистрации


Формально Роспатентом установлен срок до 13 месяцев на всю процедуру регистрации, однако мы на практике проходим регистрацию обычно за 4-7 месяцев - это связано с отлаженным документооборотом и быстрыми ответами на уведомления Роспатента.


Что важно при регистрации ТЗ


Качественная проверка


Именно от проверки ТЗ зависит то, насколько успешной будет регистрации - выявление всех потенциально сходных и тождественных знаков заранее позволит выработать стратегию защиты, либо доработать товарный знак так, чтобы у экспертов не возникло вопросов.


Оперативные ответы на запросы экспертизы


От этого во многом зависят сроки регистрации - чем быстрее будет предоставлен ответ, тем быстрее продолжится процесс регистрации.


Способность доказать свою позицию при предварительном отказе


Не стоит сразу же отказываться от регистрации обозначения, получив предварительный отказ. Если вы можете предоставить убедительные доводы в свою пользу, и экспертиза согласится с ними, знак будет зарегистрирован.



ЧЕМ ОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БРЕНДА?


Если ваш бренд не зарегистрирован, то кто угодно может использовать его в своих целях, и вести под ним свою деятельность. А это не только потеря потенциальной прибыли, но и репутации - как правило, предприниматели, намеренно использующие чужой бренд, не очень заботятся о качестве продукции или услуг


Однако, это еще не самая главная проблема. В один день к вам может поступить претензия, сообщающая о том, что вы используете чужой товарный знак, с требованием компенсации - размер требований, который поступали ко мне были от 300 тыс до 42 млн руб.. Как правило, основные требования это 300 тыс - 3 млн рублей. И что тогда? Вынужденный ребрендинг (с потерей вывески, всех маркетинговых материалов, раскрученного имени). Выплата компенсации.

Потери на разработку бренда. И наконец, расходы на регистрацию товарного знака.


В нашей практике мы неоднократно сталкивались со случаями, когда использование незарегистрированного товарного знака дорого обходилось предпринимателям.

Показательный пример - салон красоты Априори, который работал под этим названием более 8 лет, и потом получил претензию с суммой исковых требований в 1 000 000 рублей.


ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА


Зарегистрировав товарный знак, вы получаете законную монополию на продвижение под своим брендом. Кроме того, товарный знак позволяет:


Обезопасить себя от претензий


Наличие зарегистрированного товарного знака гарантирует, что вы являетесь единственным законным владельцем бренда, и никто не сможет предъявить вам претензии.


Получить компенсации от конкурентов, использующих ваш бренд


Если вам известно о случаях использования вашего бренда конкурентами, вы можете взыскать с них компенсацию в размере от 300 тыс до 5 млн рублей за незаконное использование вашего товарного знака


Продавать франшизу


Продажа франшизы - это предоставление права использования товарного знака, поэтому развитие франшизы невозможно без регистрации товарного знака.


Выйти на маркетплейсы


Маркетплейсы требуют свидетельство о регистрации товарного знака на бренды, которые вы продаете, чтобы обезопасить себя от претензий. Некоторые маркетплейсы, например, Wildberries, не запрашивают свидетельство, но в случае получения претензии сразу же блокируют ваши карточки товаров, и выставляют вам все штрафы.


СКОЛЬКО СТОИТ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА?


Разберем расходы на регистрацию, они состоят из 2 частей:


  • Госпошлины на регистрацию товарного знака:


Полная сумма госпошлин за регистрацию товарного знака за 1 класс МКТУ - 33000 руб. В нее включены пошлины за формальную экспертизу и экспертизу по существу, регистрацию товарного знака, и выдачу свидетельства.


Роспатент предоставляет скидку на госпошлины, в случае использования электронного документооборота, поэтому для наших клиентов сумма госпошлины составляет 23100 руб.


Госпошлина оплачивается двумя частями: 10500 в течение первых двух месяцев, и 12600 после получения положительного решения о регистрации (примерно через 6 мес)


  • Дополнительные классы МКТУ оплачиваются: +1750 руб за каждый класс до 5, если классов больше 5, то каждый класс оплачивается +3.150 руб. Как правило, ТЗ регистрируется в 2-3 классах МКТУ, и общая пошлина составляет 24.850-26.600 руб


Сколько стоят наши услуги?


Наши услуги, в зависимости от пакета услуг составляют от 9 до 83 тыс руб.


Первым этапом регистрации товарного знака является проверка уникальности - это процедура, позволяющая узнать, не зарегистрирован ли ваш бренд кем-то, или нет ли зарегистрированных тождественных и схожих брендов. Когда вы только планируете запускать бренд, очень важно заранее проверить его - к тому же, эта процедура бесплатная.


 


Ниже вы можете прочитать несколько историй из нашей практики, связанных с товарными знаками.


КАК ПОТЕРЯТЬ НАЗВАНИЕ ФРАНШИЗЫ, ИЗ-ЗА ВОВРЕМЯ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА



К нам обратился заказчик, у которого уже был продано 4 франшизы, он начал продавать франшизы около года назад, но о регистрации товарного знака задумался только сейчас. При проверке мы выяснили, что товарный знак уже зарегистрирован, и зарегистрировал его на себя один из его партнеров-франчайзи.


Заказчик попытался решить вопрос путем переговоров, но франчайзи не уступил, и в итоге ему пришлось делать ребрендинг, на котором он потерял около 1 млн рублей, и кроме того, объяснять своим франчайзи, что им теперь тоже требуется менять название и нести затраты.


В этой ситуации заказчик изначально не знал, что для продажи франшиз требуется зарегистрированный товарный знак, и допустил серьезную ошибку.

Поэтому в случае, если вы планируете развиваться по франшизе, товарный знак должен быть зарегистрирован первым делом.


КАК ВЫЙТИ НА МАРКЕТПЛЕЙС, И ПОТЕРЯТЬ 3 МЛН РУБЛЕЙ



Маркетплейсы требуют зарегистрированный товарный знак, чтобы обезопасить себя от претензий правообладателей. Поэтому при выходе на маркетплейс обязательно нужно предварительно зарегистрировать ваш бренд – к тому же, на маркетплейсе ваш бренд виден всем, и если он не зарегистрирован, кто угодно может скопировать его, и начать продавать контрафакт, а то и просто зарегистрировать на себя.


К нам обратился заказчик, продающий продукцию на Wildberries под брендом “SHADO”. В адрес Wildberries поступила претензия от правообладателя на предмет того, что он нарушает права на товарный знак “SHADO”. "Свежая" регистрация, буквально полученная несколько месяцев назад. Печаль всей этой истории заключается в том что, в момент получения претензии в Wildberries блокируются карточки товаров нашего заказчика, и он перестает получать прибыль.


При этом ему начинают выставлять штрафы за нарушение прав на интеллектуальную собственность в соответствие с договором с Wildberries.


Как итог, ему выставили штрафов на 2.000.000 рублей + каждый день хранения товаров, и он платит штрафы и неустойки.


Суммарные требования от Wildberries составили около 3.000.000 рублей.

При этом правообладатель требует прекратить продажу, а так как у заказчика уже несколько партий продукции промаркированы этим брендом, это дополнительные убытки.


И такие ситуации не редкость, выход на маркетплейсы с незарегистрированным товарным знаком - всегда большой риск.


КАК ПОТЕРЯТЬ НАЗВАНИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ДАВНО НА РЫНКЕ



Многие предприниматели считают, что если они давно на рынке, и “их все знают”, то это обеспечивает им защиту. К сожалению, это далеко не так.


В начале прошлого года к нам обратился заказчик, с запросом на регистрацию товарного знака. Его компания уже 5 лет на рынке, и хорошо узнаваема в Московском регионе, занимается производством металлопрофиля для строительства.


Мы провели предварительную проверку, и выяснили, что точно такой же бренд был зарегистрирован другой компанией, занимающейся смежной деятельностью, полтора года назад.


Обосновать право преждепользования заказчик не смог, т.к. были проблемы с подтверждающими документами.


В результате, ему пришлось провести ребрендинг, и потерять часть клиентов, и аудиторию, которая искала его по старому названию.


КАК ПОПАСТЬ НА ШТРАФ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ, И ПОТЕРЯТЬ НАЗВАНИЕ, ПРОРАБОТАВ ПОД НИМ 8 ЛЕТ



Еще одна история о том, что “мы давно на рынке” вовсе не аргумент.

К нам обратился заказчик, с проблемой - он получил досудебную претензию, а затем и судебный иск с суммой требований в 1 млн рублей, на предмет того, что его название нарушает название другого салона красоты. Название часто употребимое, и конкурент просто раньше зарегистрировал товарный знак.


Наш заказчик работает под этим названием давно, и его конкурент тоже, и получил регистрацию буквально пару месяцев назад.


Доказать, что он использовал это название давно, наш заказчик никак не может, хотя работает под ним уже более 8 лет. Да и на это суды мало обращают внимание, в их понимании добросовестный правообладатель - тот, кто зарегистрировал товарный знак.


В итоге, салон красоты нашего заказчика проиграл суд, и определением Арбитражного суда был наложен арест на сумму 1 520 000 рублей.


Оставить заявку и получить консультацию:











23 просмотра0 комментариев